知产出海系列专题|涉外专利常见误区(二)
涉外专利申请
常见误区
随着越来越多的中国企业走向海外,知识产权早已是出海路上的"必答题"。然而,在涉外专利与商标的实务操作中,不少企业仍然停留在"国内思维"——用熟悉的规则去应对陌生的法域,结果往往是申请受阻、权利落空,甚至埋下侵权隐患。
为此,光华所梳理了多年来在服务企业出海过程中最常遇到的认知误区、高频问题与必备常识,整理成系列文章。无论您是负责海外知产布局的IPR,还是关注品牌与技术出海风险的管理者,希望本系列能帮您理清关键节点,少走弯路。
本期分享的是涉外专利申请中的常见误区二。
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九
通过PCT途径可以针对港澳台地区进行专利布局。
这是一种认知误区。PCT(专利合作条约)是一个国际条约,旨在简化在多个国家申请专利的程序。然而,PCT本身并不授予专利权,而是提供了一个机制,允许申请人在PCT成员国中选择希望获得专利保护的国家。中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区都有各自的知识产权法律体系和专利局。虽然它们在某些方面有合作,但PCT途径并不直接适用于港澳台地区作为一个整体。如果申请人希望在港澳台地区获得专利保护,通常需要根据每个地区的法律和程序单独提交专利申请。
十
一项技术,只能在申请的时候选择发明或者实用新型,一旦选择了申请类型,后续就无法修改申请类型。
这种观点并不完全正确,因为是否可以在申请递交之后转换专利类型,取决于具体的国家或地区的专利法规。不同国家的专利法律和实践可能有所不同。在一些国家,一旦申请类型被确定,可能不允许更改;而在其他国家,则可能允许在一定条件下进行更改。
在某些国家,如中国,申请人提交专利申请时选择申请发明专利或实用新型专利或者同日递交发明和实用新型专利申请,但是针对具体某件专利申请,申请递交之后是无法改变申请类型的。
在其他一些国家或地区,例如德国和日本,法律可能允许在特定期限和条件下进行申请类型转换,或提供类似的分案、改请、转换制度。例如部分法域允许实用新型与发明之间在一定条件下转换,但通常涉及严格期限、程序要求和额外费用。具体能否转换,应以目标法域现行法律和代理人意见为准。
十一
在中国首次申请了实用新型专利,那么以此作为优先权基础,在国外也只能申请实用新型。
这是一种认知误区。以中国实用新型作为优先权基础,并不意味着国外只能申请实用新型。申请人通常可以在首次申请日起12个月内,通过巴黎公约途径在目标国家申请发明专利或实用新型;也可以在12个月内提交PCT国际申请,再在30个月或31个月等期限内进入目标国家或地区的国家阶段。最终可申请的类型取决于目标国家或地区的法律制度,有些国家并无实用新型制度。
十二
作为中国专利申请人,只能先提交国内专利,再进行海外专利布局。
这种观点不完全准确,需根据申请人的身份、发明完成地、保密审查要求和海外布局策略综合判断。常规做法通常是先在中国提交专利申请,再在发明/实用新型12个月、外观设计6个月的优先权期限内向海外申请;如采用PCT路径,通常应在12个月内提交PCT国际申请,并在优先权日起30个月或31个月等期限内进入国家阶段。
在特定情况下,申请人也可以直接在海外提交专利申请,或者首次提交PCT国际申请。但对于在中国完成的发明或者实用新型,在向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请前,应当依法向国家知识产权局提出向外国申请专利保密审查请求。该要求适用于发明和实用新型;外观设计通常不需要办理该保密审查。
除直接提交海外专利申请外,申请人也可以结合商业节奏、预算和目标国家选择PCT路径或巴黎公约路径。路径选择应在公开、销售、融资、参展或向合作方披露技术之前完成评估。
十三
海外注册的子公司,也可以直接作为唯一申请人在中国大陆提交PCT国际专利申请。
海外注册的子公司并不一定可以直接作为唯一申请人在中国大陆提交PCT国际专利申请,申请人需要满足以下条件之一,可向中国国家知识产权局提出PCT国际申请:
(1)中国的公民或中国法人;或者
(2)在中国境内有长期居所的外国人或在中国工商部门注册的外国法人。若有多个申请人,只要其中一个申请人有资格即可。针对不同的国家可以指定不同的申请人。十四
在中国完成的发明创造,可以直接去美国首次提交临时专利申请。
这是一种认知误区。根据中国专利法第十九条,任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查;中国单位或者个人提出专利国际申请的,也应遵守该要求。外观设计通常不适用该保密审查要求。
因此,如果相关技术是在中国完成的发明或者实用新型,申请人通常需要先完成中国向外国申请专利保密审查,再在美国直接提交临时专利申请或正式专利申请。
如果申请人想要更早的申请日,那么首次在中国提交申请,然后利用优先权期限向其他国家申请应该是更好的策略。
十五
如果发明涉及在中国以外的其他国家境内完成,就不需要关注保密审查或外国申请许可要求。
这种观点并不准确。中国专利法第十九条主要针对“在中国完成的发明或者实用新型”向外国申请专利前的保密审查;但如果发明涉及在中国以外的其他国家境内完成,或者由境外研发人员参与完成,还应同步核查发明完成地、研发人员所在地或首次申请拟提交地是否设有类似的国家安全审查、保密审查或外国申请许可(Foreign Filing License)要求。例如新加坡和美国等国家均有对等保密审查的要求。
因此,对于跨境研发、境外实验、境外团队参与完成、中外多地共同完成的技术,不能仅判断中国保密审查要求是否适用,还应在首次提交申请、提交PCT国际申请、向海外代理人发送技术交底书或公开披露前,对相关国家/地区的保密审查、外国申请许可及出口管制要求进行个案核查。必要时应同时咨询中国及相关国家/地区的有丰富经验的专利代理人或律师,以确定首件申请地、提交顺序、许可/清关节点和技术资料跨境传输安排。以避免未满足保密审查的要求导致案件法律层面存在瑕疵。
十六
通过海牙体系申请其他国家的外观设计,都不需要实质审查即可获证。
这种观点是一种认知误区。海牙体系指的是工业品外观设计国际注册体系,主要通过世界知识产权组织(WIPO)管理的海牙协定进行。通过这个体系,申请人可以在多个国家申请保护其外观设计。在海牙体系下,国际局(WIPO)主要进行形式审查,确保申请文件符合要求。形式审查不涉及外观设计的新颖性、创造性或工业适用性。虽然国际局进行形式审查,但指定保护的每个国家仍然有权根据自己的国家法律对外观设计进行实质审查。这意味着即使国际注册成功,也不能保证在所有指定国家自动获得保护。如果某个国家的专利局在实质审查中发现问题,它们会通知申请人,并可能要求在一定时间内提供补充材料或进行修改。
因此,通过海牙体系申请其他国家的外观设计并不意味着不需要实质审查即可获证。申请人应准备好在各个国家接受实质审查,并根据需要采取相应措施。
十七
发明专利的保护期都是从申请日起20年期满。
这种观点基本正确,但部分国家可能存在专利期限调整或延长制度。多数国家的发明专利保护期通常自申请日起计算20年。PTA(Patent Term Adjustment)即专利权期限调整制度,主要用于补偿授权过程中的不合理延迟;PTE(Patent Term Extension)即专利期限延长制度,常用于补偿药品、农药等特定产品上市审评审批占用的时间。各国PTA、PTE适用条件和计算方式差异较大,应按具体国家和个案进行判断。
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