知产出海系列专题|涉外专利常见误区(一)
涉外专利申请
常见误区
随着越来越多的中国企业走向海外,知识产权早已是出海路上的"必答题"。然而,在涉外专利与商标的实务操作中,不少企业仍然停留在"国内思维"——用熟悉的规则去应对陌生的法域,结果往往是申请受阻、权利落空,甚至埋下侵权隐患。
为此,光华所梳理了多年来在服务企业出海过程中最常遇到的认知误区、高频问题与必备常识,整理成系列文章。无论您是负责海外知产布局的IPR,还是关注品牌与技术出海风险的管理者,希望本系列能帮您理清关键节点,少走弯路。
本期分享的是涉外专利申请中的常见误区。
一
在中国拥有了发明专利,就可以防止一切竞争对手使用这项技术。
这是一种认知误区。该观点忽略了专利保护的地域性、保护期限、稳定性以及在先使用等因素。首先,专利权具有地域性,中国授权专利原则上只在中国境内有效;竞争对手在其他国家实施该技术的,通常不能仅凭中国专利进行制止。其次,即使在中国拥有专利,专利也可能因无效程序、未缴年费等原因被宣告无效或终止。第三,发明专利通常自申请日起保护20年,期限届满后技术进入公有领域。第四,在先使用权是指他人在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法,或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,依法不视为侵权。
因此,虽然拥有专利可以提供一定程度的保护,但并不能保证完全防止竞争对手使用该技术。企业应采取综合的知识产权策略,包括持续创新、全球专利布局、市场监控和法律保护等。
二
全球专利布局,一次申请就可以实现全球保护。
这是一种认知误区。因为专利权具有地域性特征,即专利保护仅限于授予专利的国家或地区。没有单一的“全球专利”,需要在每个目标国家或地区分别申请专利。同时,每个国家的专利局独立进行专利审查,即使在多个国家提交了相同或相似的专利申请,每个国家仍然可能有不同的审查结果。虽然专利合作条约(PCT)允许申请人提交一份国际申请,但这只是一个简化的申请过程,最终仍需进入国家阶段,分别在各个国家或地区完成专利授权。
三
目前商品并没有向外销售的打算,那就不需要进行涉外专利申请布局了。
这是一种认知误区。因为这种想法忽略了涉外专利申请布局在应对市场变化、竞争对手因素、合作伙伴和分销商需求、投资者信心及许可和交叉许可方面的重要策略性意义。而且涉外专利申请布局是有很严格的时间期限要求的,一旦错过后续将很难补救。具体分析如下:
1. 市场变化:市场状况可能迅速变化,今天没有向外销售的计划,不代表未来也不会有。提前进行专利布局可以为将来的国际市场扩张提供保护。
2. 竞争对手:即使目前没有在海外市场销售,竞争对手可能在海外拥有专利,这可能限制未来进入这些市场。
3. 防御性布局:涉外专利申请可以作为一种防御策略,防止他人在关键市场获得专利权,从而阻碍自己的业务发展。
4. 技术泄露风险:技术信息可能通过各种渠道泄露到国外,如果没有相应的专利保护,他人可能利用这些信息在海外申请专利。
5. 合作伙伴和分销商:如果未来有可能和海外的合作伙伴或分销商合作,他们可能要求提供在当地拥有专利保护的证明。
6. 许可和交叉许可:全球专利布局可以为公司提供更多的谈判筹码,以便在许可协议或交叉许可协议中获得有利条件。
因此,即使目前没有海外销售计划,进行涉外专利申请布局也是值得考虑的,它可以为公司提供长期的竞争优势和市场灵活性。
四
未来的确有向外销售产品的打算,可以等真正海外销售的时候再进行涉外专利布局。
这是一种认知误区。涉外专利申请布局具有严格的期限要求,一旦错过往往难以补救。根据巴黎公约,发明和实用新型通常应在首次申请日起12个月内向其他国家或地区提出申请并要求优先权;外观设计的优先权期限通常为6个月。超过优先权期限后,仍可能提交申请,但通常不能再主张该首次申请的优先权,且公开、销售或他人申请均可能影响后续授权。
其次,绝大部分国家在专利实质审查中都有新颖性的要求,即未被公开披露,如果产品已经公开销售,可能会因公开披露而丧失新颖性,影响专利的授权。
第三,如果等到海外销售时才考虑海外专利布局,还存在可能被竞争对手已经申请并获得专利,反而限制自己进入市场或者面临侵权等风险。
五
论文发表或者其他形式公开了我的技术,就意味着在全世界都不能申请专利保护了。
这是一种认知误区。论文发表或其他形式公开确实可能影响后续专利申请,但并不必然导致全球范围内均无法申请。首先,不同国家和地区对新颖性及宽限期的规定不同,例如美国、日本等国家在特定条件下设有宽限期;但很多国家或地区并无宽限期或适用条件较严。其次,需要比较已公开内容与拟申请专利的具体技术方案:如果公开内容仅披露部分技术特征,未披露的改进方案或进一步技术方案仍可能具备申请空间。实务上,应尽量做到“先申请、后公开”。
六
我的产品已经在亚马逊开始售卖了,就意味着无法申请美国外观设计专利了。
这是一种认知误区。美国工业品外观设计存在12个月宽限期:申请人/设计人自己的公开披露(例如在亚马逊上销售、展示)在一定条件下不会破坏随后提交的美国外观设计专利申请的新颖性,前提是申请应在该公开披露后12个月内提交。需要特别注意的是,很多国家或地区没有类似宽限期,或者适用条件不同;一旦产品已公开销售,除美国等少数法域外,其他国家或地区的外观设计申请可能已经受到实质影响,应尽快进行个案评估。
七
PCT途径申请国外专利,审查速度会比巴黎公约途径申请速度更慢。
这是一种认知误区。PCT(专利合作条约)途径和巴黎公约途径在审查速度上没有绝对优劣。PCT申请分为国际阶段和国家阶段,通常可以推迟决定进入哪些国家或地区的时间;巴黎公约途径则更早进入各国审查程序,因此可能更早获得国家申请号或审查进展。若PCT国际检索报告或国际初步审查报告对新颖性、创造性评价较正面,后续在部分国家还可结合PPH等程序请求加快审查。因此,应结合目标市场、预算、公开时间、授权时效和文本成熟度选择路径。
八
PCT国际检索报告的结论如果是没有新颖性或者创造性,那么在其他国家就无法授权了。
这是一种认知误区。PCT国际检索报告是由国际检索机构(ISA)根据PCT程序提供的,旨在帮助申请人了解其发明的新颖性和创造性。然而,这份报告并不是最终的专利授权决定。国际检索报告中的结论是建议性质的,对后续进入国家阶段的审查结论没有决定作用。同时,专利审查是一个动态过程,申请人是有后续的机会通过与审查员的交流和对申请文件的修改来克服初步的不利结论。
因此,申请人可以根据国际检索报告的结果调整其专利策略,在进入具体国家阶段时针对申请文件进行修改,甚至在进入具体国家之后,也可以在实质审查过程中进行继续修改,尝试争取授权。
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上海光华专利事务所 / 国际部
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