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来自非洲的挑战:部分马德里指定非洲国家商标注册的效力

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2062
2023-08-11 18:22
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随着国际经济与贸易的发展,近年来中国企业和产品越来越多地走出国门,很多非洲国家也成为了中企开拓海外市场的目的地。而俗话说得好,“企业出海,商标先行”,想要开拓当地市场,势必要先在当地拥有一个注册商标。


截至2023年8月1日,马德里体系涵盖的非洲国家和组织有:非洲知识产权组织(含贝宁、布基纳法索、喀麦隆、中非共和国、乍得、科摩罗、刚果、科特迪瓦、赤道几内亚、加蓬、几内亚、几内亚比绍、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥)、阿尔及利亚、博茨瓦纳、佛得角、埃及、斯威士兰、冈比亚、加纳、肯尼亚、莱索托、利比里亚、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、圣多美和普林西比、塞拉利昂、苏丹、突尼斯、赞比亚、津巴布韦,累计涵盖40个主权国家,占非洲所有国家数量的四分之三。

一般我们认为,商标注册既可以直接向目标国家商标局递交申请,也可以通过马德里途径申请当地商标,并且,马德里途径因其价格低廉手续简便,甚至更得申请人的青睐。但越来越多的实践证明,非洲国家的马德里商标注册,可能没那么简单。

以对马德里国际注册商标的保护力度为标准,可以把这些国家/组织分为三类:
一、 国内法有规定,保护力度较强:
这类国家有阿尔及利亚、博茨瓦纳、埃及、马达加斯加、摩洛哥、莫桑比克、卢旺达和苏丹。
这些国家均在加入马德里体系前后对其国内法做出修订,以适应加入马德里后对以该国为基础指定其他国家的商标,以及其他国家申请人通过马德里指定该国的商标的审查。并且在实践中,相关的行政执法机构和司法机构也能较好执行相关法律规定,妥善保护权利人的商标。

二、 国内法无规定,但实践中承认马德里指定该国商标的效力;或者国内法有规定,但实践中马德里商标效力仍存疑:
这类国家有佛得角、毛里求斯、冈比亚、加纳、肯尼亚、利比里亚、马拉维、纳米比亚、圣多美和普林西比、突尼斯和津巴布韦。
实践中,例如津巴布韦于2015年加入马德里议定书,2017年修改国内商标法,明确所有国际注册都可以合法指定津巴布韦。此外《津巴布韦工业产权公报》也明确了国际注册异议期为自公布之日起两个月。但截至2023年,津巴布韦的国际商标审查仍未能满足18个月的审限要求,因此,其国际注册的有效性仍受到广泛质疑。其他大多国家也是类似。
佛得角和毛里求斯均为近两年新加入马德里的成员国,当地商标局是否能遵守《马德里议定书》规定的18个月的审限尚存疑,而这也是外国申请人判断其通过马德里指定的商标能否在当地受到充分保护的重要依据之一。

三、 国内法无规定,实践中对于马德里指定该国商标的效力存疑。
这类国家和组织有斯威士兰、莱索托、塞拉利昂、赞比亚和非洲知识产权组织。
赞比亚、斯威士兰、莱索托和塞拉利昂均为普通法系国家,根据这些体系,国际协议需要根据国家法律获得批准才能生效。虽然这些国家和组织均已签署马德里议定书,允许申请人提交马德里商标申请,但它们尚未修订其国内法以反映其所享有的权利和应履行的义务。反过来,这些国家的商标局也不会检查或保存通过马德里提交的商标记录。
例如,非洲知识产权组织(OAPI)于2015年加入马德里体系。但一些OAPI商标律师成立了一个反对组织,反对批准该协议,称该委员会不能代替这17成员国的政府进行立法。而优先的《班珠尔议定书》的一条修订案则从未被处理,因此,马德里商标在OAPI地区的可执行性的不确定性仍然存在。
实践中,如2017年赞比亚最高法院在强生公司诉阿达什制药公司(Johnson and Johnson v Aardash Pharma Limited, 2016/HP/A025)商标异议一案判决中就明确表示,关于国际条约在赞比亚的效力,除非该条约已明确写入相关国内法,否则就认为该条约未在赞比亚生效。

当然,并不是说已通过国内立法明确,并且在实践中也承认马德里商标效力的国家,外国申请人就可以放心申请。实际上,即便如阿尔及利亚、博茨瓦纳这种多年前就加入马德里的国家,由于当地硬件设施的落后,包括基础设施差、缺少投资、文件维护系统不佳、缺乏计算机化的系统和数字化数据库等,很多马德里指定这些国家的商标都无法在规定审限内完成审查。甚至在有些国家,商标审限已届满,马德里系统已默认该商标的注册,但当地商标局仍可能继续审查,并在此后的时间内可能拒绝并从国家注册中删除了该商标,甚至都没有告知WIPO。而因此,外国申请人也就无从知道自己的商标是否确实在指定国家受到保护。

总结来说,马德里体系在非洲的实践并不如我们想象中的那么有效。因此,外国申请人如果想让自己的商标在非洲国家获得切实可靠的保护,最好还是直接通过目标国家的商标主管机构进行申请注册,并确保自己获得了商标注册证。

     图片来源于网络

参考资料:
1. 马德里成员方列表:https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/madrid_marks.pdf
2. Madrid trade mark registrations in Zambia, Lesotho, Sierra Leone and eSwatini not enforceable: https://www.ajpark.com/insights/madrid-trade-mark-registrations-in-zambia-lesotho-sierra-leone-and-eswatini-not-enforceable/
3. Zambia: Are International Trade Mark registrations valid?: https://spoor.com/zambia-are-international-trade-mark-registrations-valid/
4. Zimbabwe provides clarification on Madrid Protocol: https://inventa.com/en/news/article/243/zimbabwe-provides-clarification-on-madrid-protocol
5. Madrid Protocol in Africa: https://spoor.com/regions/africa/madrid/
关于在非洲国际(马德里)商标注册有效性的备忘录 :https://www.adams.africa/wp-content/uploads/2017/05/Madrid-in-Africa-CH-2016.pdf


    作者:IPRINTL-Angelia
    编辑:IPRINTL-Bill               

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