在跨境电商飞速发展的时代,亚马逊作为全球电商巨头,承载着无数企业的出海梦想。但如今,看似公平的国际市场竞争背后,专利已演变成一场不见硝烟的商战武器。2025年4月17日,为了打击欺诈性申请和减少未审外观专利设计申请的待审和库存,美国专利商标局USPTO按下了加速审查的暂停键。
近年来,随着中国企业在海外成绩愈发斐然,虚假诉讼、恶意投诉层出不穷、防不胜防,其中令大型企业头疼的“专利流氓NPE”也开始盯上跨境电商群体。NPE 这类非专利实施实体,本身并不生产产品,而是通过大量收购、囤积专利,专门针对创新活跃的中国企业发起侵权诉讼。随着中国企业创新能力的提升,越来越多独具匠心的产品涌入亚马逊平台,这不仅触动了欧美传统企业的利益,也成为 NPE 眼中的 “肥肉”。
一旦陷入专利侵权纠纷,企业不仅面临产品链接下架、巨额赔偿,甚至存在被逐出美国市场的风险,前期投入的大量人力、物力、财力将付诸东流。因此,深入了解并掌握美国外观专利与发明专利侵权抗辩应对策略,成为中国企业出海征程中至关重要的必修课。近期韩国企业CJ申请的一项美国外观专利闹得沸沸扬扬,所谓的发明人将饺子在美国申请了外观专利,而美国专利局竟然通过审查批准下证了,专利有效期长达15年。这一事件是否意味着工厂或者中餐厅在海外出售饺子将面临侵权风险呢?若中国企业在美销售传统饺子被诉侵权,可以从哪些角度进行抗辩?想法一:我太奶包饺子的时候你还没出生呢!
想法二:我妈包的饺子可比你那包得歪歪扭扭的好看得多啦。
想法三:饺子又不是用来摆好看,是用来吃的呢。
在一定程度上,能够用以上想法反驳的你已经掌握了美国外观专利侵权抗辩的思路,但是知识产权毕竟是法律的一个细分领域,需要专业的法律术语,而不是简单的口语化表达。以上三个想法看似简单,却分别从不同的角度为美国外观专利侵权抗辩提供了提示。第一个想法“我太奶包饺子的时候你还没出生呢”是从新颖性角度进行抗辩,这句话的意思是太奶的饺子产生的时间比发明人出现的更早,根据《美国法典》第 35 卷第 102 条规定,发明在有效申请日前若存在全球范围内的专利、出版物、公开使用、销售或以其他方式向公众提供(无地域限制)等情形,丧失新颖性。因此,CJ公司的饺子”发明“不符合专利申请的新颖性特征,可以主张专利无效。但对于本案来说,以新颖性作为本案的抗辩思路存在一定困难,毕竟我们的饺子是用来填饱肚子的,如何找到专利申请日(或优先权日)之前就存在的饺子成了本案的难点。
第二个想法“我妈包的饺子可比你那包得歪歪扭扭的好看得多啦”是从差异性角度进行抗辩,这句话通过我妈的饺子和CJ公司的专利设计进行比对,得出我妈的饺子更好看存在差异这一结论。美国的诉讼判例中确定了侵权判定的原则在“普通观察者”视角下判断被指控侵权的物品,其整体视觉效果与专利所保护的外观设计是否近似,如果中企在美销售的饺子和专利不构成 “实质相同”,那么侵权指控将不成立。第三个想法“饺子又不是用来摆好看,是用来吃的呢”,则从产品的功能和用途角度提出了质疑。这可以转化为“功能性排除抗辩”。美国专利法明确规定,如果一项设计的主要功能是实现产品的特定功能,而不是为了装饰或美观,那么该设计不能获得外观设计专利保护。饺子作为一种食品,其核心功能是满足人们的饮食需求,其中的褶皱设计主要是为了密封饺子内馅和烹饪功能,不具装饰性,不应受外观专利保护。我想通过以上案例凸显外观专利抗辩的三大核心维度:新颖性、视觉差异、功能性排除,除此之外,外观专利还可以通过以下维度抗辩。1. 专利无效:美国外观专利申请需要同时满足美国法典第 35 篇第 102 条新颖性和第103条非显而易见性的要求。如果设计与现有技术的差异对本领域普通设计者而言是显而易见的组合或简单修改,则不具备创造性。那么它将不满足专利申请的非显而易见性的要求,不能够获得专利权。外观专利的非显而易见性的评估标准在2024年的LKQ案件中有重大调整,具体内容可见:LKQ案件对美国外观专利无效判定及申请审查影响分析
2. 禁止反悔:专利申请人为获得专利而根据审查员意见对权利要求进行修改或陈述,放弃部分主张的内容,在后续侵权诉讼中,不得反悔之前的修改或陈述,对已放弃内容主张权利。案例:Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLCPacific Coast Marine Windshields Ltd. 拥有船用挡风玻璃外观专利USD555070S1,在专利审查过程中,审查员认为该专利申请包含五个 “可专利的不同设计组”,要求申请人 Bach 选择其中一组进行申请。Bach 选择了包含四个圆形通风孔和一个角落舱口的实施例1(左图),放弃其他设计组。之后指控 Malibu Boats 三梯形孔无舱口设计侵权(右图)。联邦巡回上诉法院认为禁止反悔原则适用于外观设计专利。由于 Bach 在审查过程中放弃了部分设计,而被控侵权设计在其放弃的范围内,因此禁止 Pacific Coast 主张 Malibu 的设计侵犯其专利,即被告不构成侵权。3. 诉讼时效:《美国法典》第 35 卷第 286 条中提到了损害赔偿的限制为除法律另有规定外,在提起诉讼侵权投诉或反诉前六年以上实施的任何侵权行为,均不予赔偿。这个条款对美国发明专利同样适用。发明专利的抗辩方式在一定程度上与外观专利相似,但又保留了其独特的技术特征。1.否认侵权成立:专利的侵权分析通过明确界定专利的保护范围,判断被控产品是否落入涉案专利的保护范围内。外观专利从视觉差异角度对二者进行判断,而发明专利则是通过被控产品是否包含专利claim中描述的技术方案作为评判标准,主要是通过字面侵权和等同侵权两个角度进行分析。
a. 字面侵权不成立:《美国专利法》第 271 条,被告需证明被控产品缺少权利要求中的至少一个必要技术特征,或存在实质性差异。 b. 等同侵权不成立:通过功能 - 方式 - 结果 “三部曲” 检测,被告需证明被控特征与权利要求特征存在实质性差异,或专利权人在审查中放弃了等同的专利保护范围,专利权人在审查中放弃的技术特征,不得在诉讼中通过等同原则重新主张。要想获得美国发明专利,必须同时满足美国法典第 35 篇第101条实用性、第102条新颖性、第103条非显而易见性等法定要件。若涉案专利不具备以上法定要件中的任意一个,将不具备专利授权的条件,被告可以请求专利无效以维护自身利益。发明专利的新颖性和非显而易见性的要求跟外观专利基本一致。专利申请日前,发明已被公开,如专利、出版物、使用、销售等途径将不符合专利申请的新颖性要求,被告需提供对比文献或证据证明权利要求所有特征已被现有技术披露,最好是1年宽限期外的公开。对于专利的非显而易见性缺陷,被告需证明发明相对于现有技术的组合,对本领域技术人员而言是显而易见的。如果发明属于自然定律、物理现象、抽象概念(如软件算法、商业方法)等不符合专利的实用性特征,被告需证明发明属于排除范围。1.侵权判断
| | |
| | 装饰性设计(产品外观,§171,需具有装饰性,非功能性) |
| 全面覆盖原则:被控产品需包含权利要求所有技术特征(字面侵权或等同侵权) | 普通观察者测试:整体视觉效果是否实质相同,导致混淆 |
| | |
| | |
| | 现有设计公开相同或实质相同外观(§172,全球范围公开) |
| | 现有设计组合是否对普通设计者显而易见(LKQ案新标准) |
| | 排除功能性设计(设计必须具有装饰性,非由功能唯一决定,如 L.A. Gear 案) |
在抗辩专利侵权时,除了从实体层面探讨是否构成侵权,还可以从程序层面,如管辖权、诉讼时效等角度入手,或者依据衡平法原则,以权利用尽、在先使用等作为抗辩理由,这些内容本文不再赘述。希望借助本文的介绍,读者们在未来无论是面对亚马逊投诉还是法院诉讼时,都能保持冷静,理性分析案件事实。